首例：“香港国际仲裁中心+北京”条款有效，且适用于侵害商业 ...

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信息源于：采安律师事务所
导语
双方当事人签订《技术转让（专利实施许可）合同》，合同约定香港国际仲裁中心（HKIAC）在北京进行仲裁。合同履行过程中，一方当事人依照美国联邦法院域外证据开示程序及美国法院命令向案外人与另一方当事人的诉讼提供了上述合同。另一方当事人以侵犯商业秘密为由起诉该方当事人及作为代理人的美国律师事务所，该当事人及美国律师事务所援引仲裁条款提出管辖异议，能否成立？
本案裁判文书编号
北京市高级人民法院（2019）京民辖终100号民事裁定书
裁判日期
2022年6月29日
本案案情
2010年7月8日，西某公司与苹某公司签订了《技术转让（专利实施许可）合同》，合同有效期限至2028年12月8日。该合同第十六条约定，“凡因该合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如双方通过协商不能达成合同时，均应提交香港国际仲裁中心（HKIAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则在北京进行仲裁，除非本合同另有约定。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，并可根据法律强制执行。”该合同第十七条中约定，“甲方：指苹某公司,或者其法定代表人、授权董事、经理、代理人、雇员或其他代表。”同日，西某公司与苹某公司签订《技术转让（专利实施许可）合同补充合同（一）》，该合同序言中写明，“鉴于，甲方（即苹某公司）与乙方（即西某公司）于2010年7月8日签订了《技术转让（专利实施许可）合同》，以下简称‘主合同’。”该《补充合同（一）》第十条约定了保密条款，就保密信息、保密期限、保密措施等内容进行了具体的约定。其中10.6条约定，“尽管有前述约定，双方承认并同意，如一方违反本补充合同项下的保密义务，将构成实质违约。”《补充合同（一）》第12.3.1条约定，“凡因本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如双方通过协商不能达成合同时，双方应按照主合同第十六条的约定解决。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，并可根据法律强制执行。”
其后西某公司与苹某公司因专利纠纷，先后在陕西省法院及北京知识产权法院相互对对方提起诉讼。西某公司认为，2017年7月北京市高级人民法院在二审审理（2017）京民终454号西某公司起诉索尼中国公司案件的过程中，苹某公司无视其与西某公司之间的保密约定，向索尼中国公司及其代理人恶意披露西某公司依据中国法律所享有的技术秘密和经营秘密，以试图协助并联合索尼中国公司在其与西某公司进行的专利侵权诉讼中获得优势，进而协助苹某公司的关联公司在与西某公司的专利侵权诉讼中获得优势。在此过程中，美某律师事务所作为苹某公司的代理人，共同参与并具体实施了前述侵犯商业秘密的行为，给西某公司造成了重大经济损失。故，西某公司诉至北京知识产权法院，请求判令：1.苹某公司、美某律师事务所立即停止侵犯西某公司技术秘密和经营秘密的行为；2.苹某公司、美某律师事务所共同赔偿西某公司经济损失人民币500万元等。
管辖权异议及理由
苹某公司、美某律师事务所提出管辖权异议，理由如下：
一、本案所涉侵害商业秘密纠纷应受仲裁管辖，北京知识产权法院对本案无管辖权。《2010年专利许可协议》中相关条款明确约定，凡因该合同所发生的或与本合同有关的一切争议均应通过协商解决，如通过协商无法达成一致时，应当提交香港国际仲裁中心通过仲裁程序解决。基于该仲裁条款约定，本案争议应当通过仲裁程序解决。
二、被控侵权行为系遵循法院决议在美国法院程序中做出。苹某公司系根据美国联邦地区法院关于准许域外证据开示程序申请的决议，向索尼中国提供了案涉《2010年专利许可协议》。在向索尼中国公司提供前述协议时，已经委托美某律师事务所事先向西某公司履行了通知义务。北京既非侵权行为发生地，亦非侵权结果发生地，北京知识产权法院对本案无管辖权。
三、美某律师事务所作为苹某公司的代理律所，其相关律师代表苹某公司向西某公司履行了《2010年专利许可协议》保密约定项下的通知义务，该行为发生在中国境外，且本身不涉及任何披露保密信息或违反保密约定的行为。同时，代理律师在代理权限内以被代理人的名义实施的民事法律行为属于被代理行为，故美某律师事务所在本案中并不存在任何应当与被代理人苹果公司作为共同被告并承担连带责任的行为。
一审法院裁定及理由
北京知识产权法院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》（2017年修正）第二十八条规定：“因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。”本案系侵害商业秘密纠纷，西某公司在本案中起诉主张苹某公司和美某律师事务所实施了侵害其技术秘密和经营秘密的行为。根据2014年11月3日起施行的《最高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定》规定，法院对本案享有管辖权的前提是被告住所地或者被诉侵权行为地位于北京市。本案中，因苹某公司和美某律师事务所的住所地均位于美国加利福尼亚州，故法院仅能依据本案被诉侵权行为地是否位于北京市来判断法院对本案是否具有管辖权。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第二十四条规定，侵权行为地包括侵权行为实施地和侵权结果发生地。现行的《中华人民共和国反不正当竞争法》于2018年1月1日施行，本案中西某公司诉称的苹某公司和美某律师事务所实施的涉案侵权行为发生在2017年7月，根据法不溯及既往的原则，本案实体问题的审查应当适用修改前的《中华人民共和国反不正当竞争法》。修改前的《中华人民共和国反不正当竞争法》第十条第一款规定，经营者不得采用下列手段侵犯商业秘密：（一）以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；（三）违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。本案中，西某公司起诉主张北京市高级人民法院在二审审理（2017）京民终454号案件过程中，苹某公司无视其与西某公司之间的保密约定，向索尼中国公司及其代理人恶意披露西某公司依据中国法律所享有的技术秘密和经营秘密，且美某律师事务所作为苹某公司的代理人，共同参与并具体实施了前述侵犯商业秘密的行为，给西某公司造成了重大经济损失。基于西某公司前述主张，苹某公司和美某律师事务所违反合同约定实施“披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密”之行为发生在北京市或前述行为发生地至少包括北京市，故北京市应视为被诉侵害商业秘密行为的侵权行为发生地和侵权结果发生地。因此，西某公司向法院提起诉讼，符合法律规定。至于苹某公司和美某律师事务所有关根据《2010年专利许可协议》中相关条款约定本案争议应当通过仲裁程序解决之主张，因该协议中相关仲裁条款主要适用于解决合同双方当事人因该合同履行而发生的争议，而本案系侵害商业秘密纠纷，两者法律关系不同，故《2010年专利许可协议》中约定的仲裁条款对本案管辖权的确定并无约束力。综上，裁定驳回苹某公司和美某律师事务所对本案管辖权提出的异议。
二审法院裁定及理由
北京市高级人民法院认为，因苹某公司、美某律师事务所系在中华人民共和国境外注册成立的公司，本案系涉外民事案件。本案系苹某公司、美某律师事务所针对西某公司起诉提出管辖权异议上诉的二审程序。因西某公司选择向中华人民共和国人民法院提起诉讼，故本案诉讼程序应当适用中华人民共和国法律。本案中，西某公司与苹某公司之间就涉案专利在《2010年专利许可协议》中达成了书面仲裁条款，该条款符合《中华人民共和国仲裁法》第十六条规定的仲裁协议内容要求，且不具有该法第十七条规定的仲裁协议无效情形，属有效的仲裁协议条款。法院认为，西某公司与苹某公司、美某律师事务所之间的争议均应适用该仲裁条款，提交香港国际仲裁中心（HKIAC）解决。具体理由如下：
关于西某公司与苹某公司之间的争议能否适用该仲裁条款的问题，法院认为，本案虽系侵害商业秘密纠纷，但西某公司所诉侵害商业秘密行为，系以西某公司许可苹某公司实施涉案系列WAPI技术相关发明专利，使得苹某公司及美某律师事务所得以获知其商业秘密为前提，意即该被诉侵权行为系基于双方对《2010年专利许可协议》的履行而发生的。同时，该《2010年专利许可协议》中的《补充合同（一）》第十条对保密条款即违反合同约定的保密条款构成实质违约进行了约定。故，西某公司与苹某公司之间的争议属于“因本合同所发生的或与本合同有关的一切争议”，应当受到该合同约束，适用《技术转让合同》第十六条之约定，“提交香港国际仲裁中心（HKIAC）”解决争议。
关于西某公司与美某律师事务所之间的争议能否适用该仲裁条款的问题，法院认为，根据《2010年专利许可协议》中作为主合同的《技术转让合同》第十七条之约定，合同所称“甲方”不仅包括苹某公司，亦包括其法定代表人、授权董事、经理、代理人、雇员或其他代表，意即苹某公司的法定代表人、授权董事、经理、代理人、雇员或其他代表亦应受《2010年专利许可协议》之约束。如前所述，被诉侵权行为以《2010年专利许可协议》的履行为前提，且苹某公司、西某公司、美某律师事务所在本案中所提交的起诉状、管辖权异议申请书及其上诉书等法律文书中，均认同美某律师事务所在被诉侵权行为中，作为苹某公司代理人的主体资格。故，《2010年专利许可协议》中约定的保密条款、仲裁条款之效力，均应及于作为苹某公司代理人的美某律师事务所。因此，西某公司与美某律师事务所之间的争议亦属于“因本合同所发生的或与本合同有关的一切争议”，应适用《技术转让合同》第十六条之约定，“提交香港国际仲裁中心（HKIAC）”解决争议。

综上所述，西某公司对苹某公司、美某律师事务所提起的诉讼，因当事人在合同中订有仲裁条款，不属于人民法院主管，应予驳回。裁定撤销中华人民共和国北京知识产权法院（2018）京73民初49号民事裁定：驳回西某公司的起诉。
采安分析
正如《采安仲裁 | 最高院案例：侵犯商业秘密争议受合同中仲裁条款的约束》一文所指出的，最高院知识产权法庭在最高人民法院（2021）最高法知民终1934号民事裁定书中指出：侵权争议因违反合同义务而产生，即使选择以侵权为由提出诉讼，仍应受到合同仲裁条款的约束。因此，本案侵犯商业秘密争议涉及涉案合同及补充合同对于该商业秘密的约定及履行情况等的审查，仍然在仲裁条款约定的与合同有关的争议范围内。再者，本案当事人均为涉案合同当事人，不存在影响他人或社会公共利益的情形，因此案涉争议内容属于涉案合同仲裁条款约定范围。相较上述案件而言，本案裁判虽然在后，但对仲裁的支持力度更大，一个是直接认定了“香港国际仲裁中心+北京”条款有效（目前尚属香港国际仲裁中心在内地城市的首例）；另一个是认定上述以侵犯商业秘密为由起诉合同当事人及作为代理人的美国律师事务所属于“因本合同所发生的或与本合同有关的一切争议”，也就是说该仲裁条款不仅适用于相关侵犯商业秘密纠纷，也及于作为当事人一方代理人的美国律师事务所。
作者简介：
戴萍
高级顾问
戴萍博士 采安高级法律顾问。国际法学博士。专长于帮助客户处理国际和国内仲裁纠纷和诉讼纠纷，目前担任中国国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、南京仲裁委员会、沈阳仲裁委员会、营口仲裁委员会的仲裁员。